La farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme (MSD) ha ganado la demanda que presentó en 2014 contra Sandoz Farmacéutica por utilizar dos de sus medicamentos innovadores en una publicidad de medicamentos genéricos en la que estos últimos eran promocionados mediante pastillas idénticas a las originales y mensajes que transmiten que el medicamento genérico participa de los mismos atributos de éxito que el medicamento de referencia y, por tanto, aprovecha la imagen de este último para llegar de forma más fácil y rápida a los consumidores y lograr así su fidelización. Según recoge la sentencia, el juez condena a Sandoz por un “acto de violación” de las marcas comunitarias y españolas; por ello, Sandoz deberá resarcir con 45.918 euros a MSD.
La sentencia del Juzgado de Marca de la Unión Europea nº1 de España, fechada en junio, declara que tanto la utilización con carácter meramente publicitario de las marcas del medicamento de referencia Singulair (contra el asma) y Nasonex (para tratar las reacciones alérgicas) en una publicidad de medicamentos genérico de prescripción Montelukast Sandoz y Mometasona Sandoz como la promoción de éstos mediante pastillas idénticas a las originales constituyen una infracción marcaria y un acto de competencia desleal.
Respecto a la publicidad del medicamento “Montelukast Sandoz”, el Juzgado indica que el hecho de que éste reproduzca la forma y los colores de las pastillas del medicamento ‘Singulair’, sin que ello sea en absoluto necesario, lejos de limitarse a transmitir la bioequivalencia y sustituibilidad de los medicamentos, transmite que el medicamento genérico participa de los mismos atributos de éxito que el medicamento de referencia y, por tanto, aprovecha la imagen de este último para llegar de forma más fácil y rápida a los consumidores y lograr así su fidelización. A juicio del juzgador, lo anterior no puede sino calificarse como un supuesto de publicidad adhesiva o parasitaria que debe reputarse desleal. Este tipo de publicidad significa que el anunciante intenta equiparar su oferta a la del competidor, para aprovechar su prestigio.
Sandoz utiliza la expresión ‘sustituible’ asociada a un atributo falso
El juez concluye también que la publicidad de “Mometasona Sandoz”, en la cual se alega que “Sandoz comercializa Mometasona Sandoz, bioequivalente a Nasonex de MSD y sustituible en la farmacia” no es veraz por cuanto éste es un medicamento híbrido por lo que, según se desprende de la normativa de autorización sanitaria y de la prueba testifical practicada, no puede ser bioequivalente con el medicamento original y, por tanto, no es posible la sustitución entre ambos.
Así, Sandoz utiliza la expresión ‘sustituible’ asociada a un atributo falso, como es la bioequivalencia. En consecuencia, el Juzgado razona que la publicidad resulta desleal en la medida en que incluye un mensaje falso con carácter adhesivo, es decir, con la única finalidad de atribuir al medicamento genérico las cualidades de medicamento innovador para que el destinatario asocie que ambos son equivalentes y, por igualdad de efectos sanitarios, prescriba el primero.
Detalles de la sentencia contra Sandoz por publicidad desleal
La Sentencia comienza realizando un exhaustivo resumen de las pretensiones de las partes y de los antecedentes del procedimiento. En particular, en relación a la publicidad de Montelukast Sandoz, el Juzgado resume las conclusiones alcanzadas en la resolución de la Sección Sexta del Jurado de AUTOCONTROL de 8 de mayo de 2014, que estimó parcialmente la reclamación de MSD y la cual fue confirmada íntegramente por el Pleno del Jurado en su resolución de 25 de junio de 2014.
A continuación, en relación a la acción de infracción marcaria ejercitada por MSD, el Juzgado concluye que el uso de las marcas titularidad de MSD llevado a cabo por Sandoz constituye un uso a título de marca, apto para menoscabar las funciones publicitaria y de inversión de la marca, y no un mero uso descriptivo. En particular, la Sentencia destaca que la necesidad de designar el medicamento de referencia por su marca no se desprende de la normativa reguladora de la autorización de comercialización de medicamentos, así como que en España rige la prescripción por principio activo y que, en cualquier caso, la indicación de la marca del medicamento de referencia no ofrece más información que el principio activo en cuestión dado que la marca no recoge la composición del medicamento, forma farmacéutica, etc.
No obstante lo anterior, el Juzgado destaca que de la Sentencia no puede extraerse la regla general de que el titular de la marca esté facultado para prohibir la referencia al medicamento innovador en la publicidad, sino que sus conclusiones únicamente resultarían aplicables, tras un análisis caso por caso, a los supuestos en los que la marca ajena se use con carácter meramente publicitario (y no como signo descriptivo o informativo) y sea susceptible de mermar las funciones inherentes a la marca.
Sentado lo anterior, y dando por acreditada la notoriedad de las marcas ‘Singulair’ y ‘Nasonex’, el Juzgado concluye que la utilización de las marcas de MSD en la publicidad de Sandoz es reprochable desde el punto de vista de la protección de las marcas notorias y estima la acción de infracción marcaria en base a los siguientes motivos: existe identidad de signos denominativos al utilizar Sandoz la misma denominación de las marcas titularidad de MSD; existe identidad aplicativa al utilizarse las marcas para identificar medicamentos para el tratamiento del asma y la rinitis; y el uso marcariamente relevante de los signos titularidad de MSD obedece a una finalidad puramente parasitaria que persigue transferir a los medicamentos genéricos las cualidades o atributos y la imagen de calidad de los medicamentos innovadores, sin incurrir en los costes de investigación y desarrollo de MSD, para lograr así una más rápida y fácil penetración de éstos en el mercado.
En particular, en relación con la publicidad de ‘Montelukast Sandoz’, el Juzgado razona que la referencia al medicamento innovador es innecesaria puesto que el público destinatario de la publicidad –los profesionales sanitarios- identifican el mismo con la mención del principio activo. Asimismo señala que dicha referencia es redundante, al no aportar la marca información alguna sobre la composición, forma farmacéutica o vía de administración del medicamento. Por ello, concluye que la expresión “genérico con la calidad del original” no puede interpretarse más que como denotativa de la intención parasitaria de la publicidad. Por último, considera que el hecho de incluir la titularidad de la marca ajena en una letra de tamaño ínfimo y en la ficha técnica del medicamento, y no en la propia pieza publicitaria, también es indicativo de la intención parasitaria perseguida por Sandoz.
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