Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia crucial en el litigio entre Inditex, la empresa detrás de la conocida marca ZARA, y Buongiorno Myalert, una compañía italiana. Un conflicto que se debe a una disputa que gira en torno al uso de un signo idéntico al de la marca ZARA por parte de Buongiorno Myalert. Además, la clave de la posible victoria de Inditex radica en la interpretación de la directiva aplicable a los hechos, es decir, en un buen asesoramiento legal.
En concreto, el problema por el que ambas marcas llegaron a los juzgados surgió de una campaña publicitaria realizada en 2010 por Buongiorno Myalert, donde ofrecía como obsequio la participación en un sorteo de una “tarjeta regalo de ZARA” para promocionar sus servicios de información en Internet. Buongiorno Myalert sorteaba 1.000 euros como parte de su servicio “Club Binko”, promocionando la posibilidad de ganar una “tarjeta regalo de ZARA”. Inditex, al enterarse, demandó alegando aprovechamiento indebido del renombre de la marca Zara, sosteniendo que Buongiorno se aprovechó de su renombre y le causó perjuicio.
Pues bien, a pesar de su insistencia, Inditex perdió en primera y segunda instancia, Y, por ello, la compañía decidió llevar el caso al Tribunal Supremo, que consultó al TJUE sobre la interpretación de la legislación europea aplicable. El TJUE determinó que la directiva aplicable era la de 2008, más restrictiva que la de 2015. La norma de 2008 establece que el uso de la marca por un tercero solo es aceptable cuando es necesario para indicar el destino de un producto o servicio.
Es decir, como bien explica Javier Velilla, Socio Director de Comuniza.a este medio, “la clave era determinar si la campaña publicitaria de Buongiorno infringió la ley de marcas, considerando si el uso de la marca ZARA era necesario para indicar el destino del servicio ofrecido por Buongiorno y si dicho uso fue conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial”.
Y es que, en palabras del experto, “la base de una marca se encuentra en la identificación y el reconocimiento. Por eso se protegen, para evitar un uso por parte de terceros que pueda afectar al reconocimiento y a las asociaciones de significados vinculados. Es un tema muy delicado y los litigios son constantes. Cada vez más grandes marcas están ordenando el uso ‘no necesario’ de su marca por parte de terceros y quien lo haga se arriesga a un problema de reputación“.
Gran importancia del asesosaramiento legal al diseñar estrategias de branding
Ahora bien, la realidad es que “conectar con otras marcas es un atajo de notoriedad y preferencia para marcas emergentes“. El problema es que esto puede tener diversos riesgos para la imagen y la reputación de una compañía. Por ejemplo, en este caso, “Zara defiende que este comportamiento es una práctica desleal en materia industrial o comercial. En el caso de Buongiorno, el abogado general Szpunar argumentó que no existe un vínculo funcional entre la marca Zara y el premio de 1.000 euros en efectivo, ya que este no estaba identificado como una tarjeta regalo”.
“Además, destaca que las tarjetas utilizadas eran inventadas e inexistentes, por lo que no se aplicaría el principio del agotamiento del derecho. En resumen, Szpunar sostiene que el uso de la marca Zara por Buongiorno no era necesario ni justificado en este contexto. Esa es la clave del caso y la lección para otras situaciones parecidas” explica el socio director de Comuniza.
En definitiva, según el experto, “es imprescindible que una marca consulte con un abogado antes de canibalizar la reputación o la notoriedad de una marca ajena para dinamizar la propia”. Y es que, como ya se ha mencionado, es un comportamiento que puede ser efectivo, pero que tiene grandes riesgos y se debe realizar con cautela. “Este caso demuestra que el uso referencial de la marca ajena no abarca cualquier uso posible e imaginable. Por tanto, aunque el tema no está totalmente cerrado en sentido amplio, sí que recomiendo limitar estas relaciones a los principios imperativos del derecho para salvaguardar la futura reputación.” concluye Javier Velilla.
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